Modificación parcial de la Ley de Marcas 17/2001, de 7 de diciembre

El 14 de enero de 2019 entró en vigor la reforma de la Ley de marcas 17/2001, de 7 de diciembre, que introduce diversas novedades en el ordenamiento jurídico español. La reforma facilita el registro y la gestión de las marcas en Europa, aproximando a la regulación europea las disposiciones de derecho material y procedimental.

Las modificaciones más relevantes se pueden resumir en las siguientes:

Carácter material:

  • Legitimación: se reconoce legitimación para obtener el registro de una marca a cualquier persona física o jurídica con independencia de sus circunstancias de nacionalidad, residencia o de que goce de los beneficios de determinados convenios internacionales. Se reconoce la legitimación de los licenciatarios para entablar acciones de violación de marca. Necesita el consentimiento del titular de la marca para la iniciar acciones por violación de la marca objeto de licencia. Está facultado para incoar la acción si, habiendo requerido al titular a estos efectos, este no la hubiera iniciado. Cualquier licenciatario para intervenir en el procedimiento por violación de marca iniciado por el titular, para obtener la indemnización de los daños y perjuicios que el infractor le haya originado.
  • Concepto de marca: se elimina el requisito de que sea susceptible de representación gráfica. Solo se exige que el signo sea susceptible de representación en el Registro de Marcas pero requiriéndose que la representación permita a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular.
  • El nuevo texto legal incorpora el derecho de toda persona jurídica, que no hubiera registrado como nombre comercial su denominación o razón social, a formular oposición al registro de una marca o nombre comercial posteriormente solicitados o a reclamar ante los tribunales su anulación si hubieran sido ya registrados, cuando estos signos distintivos se apliquen a productos, servicios o actividades idénticos o similares a aquellos para lo que se usa dicha denominación o razón social, siempre que se pruebe el uso prioritario de ésta en todo el territorio nacional y exista riesgo cierto de confusión en el público.
  • Prohibiciones de registro no hay modificaciones sustanciales. Se sistematizan las prohibiciones absolutas respecto de las denominaciones de origen, los términos tradicionales de vinos y las especialidades tradicionales garantizadas remitiéndose directamente a los instrumentos legales del Derecho de la Unión o del derecho nacional. Asimismo, se introduce una prohibición especifica del acceso al registro de los signos que consistan o reproduzcan en sus elementos esenciales la denominación de una obtención vegetal anterior.
  • Marcas o nombres comerciales renombrados: desaparece la distinción entre marca o nombre comercial notorio y renombrado, previéndose una sola categoría, la de la marca renombrada en España, o del renombre en la Unión Europea, si se trata de una marca de la Unión. Se regula la protección reforzada de las marcas renombradas.
  • Prohibiciones relativas: se prevé la inaccesibilidad como marca de los signos que resulten incompatibles con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas, atribuyendo así un doble carácter a esta prohibición, que es calificada a la vez de prohibición absoluta y relativa.
  • Se regula la posibilidad de impedir que las mercancías procedentes de terceros países, sin que sean despachadas a libre práctica, se introduzcan en un Estado miembro en el que esté registrada una marca incompatible con la marca que las identifica. Salvo que el titular de las mercancías o el declarante acredite que el titular de la marca registrada no tiene derecho a prohibir la puesta en el mercado de las mercancías en el país de destino final.
  • Límites del derecho de marca: (i) se suprime el uso inmune en el tráfico económico del nombre comercial o denominación social, restringiendo esta libertad de uso sólo al nombre de las personas físicas, y siempre de conformidad con las prácticas leales; (ii) el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior.

Carácter procedimental:

  • Procedimiento de oposición: (i) se regula detalladamente la legitimación para formular oposiciones, diferenciando la oposición basada en prohibiciones absolutas o relativas; (ii) legitimación de los licenciatarios para formular oposición; (iii) el solicitante de registro contra el que se formula oposición puede exigir al oponente que acredite el uso de los registros anteriores en base a los que fundamenta la oposición, o la existencia de causas justificativas de la falta de uso; (iv) se permite que las oposiciones se puedan formular con base en una pluralidad de derechos anteriores; (v) la oposición se puede formular contra una parte de los productos o servicios.
  • Legitimación: (i) para pedir la nulidad absoluta y la caducidad por falta de uso, conversión de la marca en denominación usual del producto o en signo engañoso, recaen en cualquier persona física o jurídica, las agrupaciones u organismos que representen a fabricantes, productores, prestadores de servicios, comerciantes o consumidores que tengan capacidad procesal; (ii) en los casos de nulidad relativa la legitimación corresponde a los titulares de los derechos anteriores en que se fundamente la nulidad.
  • Procedimiento de renovación de registro: en los casos de renovación total de la marca, el pago de la tasa de renovación constituye una solicitud de renovación.
  • Nulidad absoluta y relativa: Se otorga la competencia directa de la declaración de nulidad absoluta de las marcas a la OEPM, modificándose así el principio general contenido en la LOPJ que otorgaba esa competencia, con carácter exclusivo, a los Tribunales de Justicia. Los Tribunales de Justicia sí son competentes para declarar la nulidad de una marca cuando se presente una demanda reconvencional en el seno de una acción por violación de marca.
  • Caducidad de registro de marca se establece, al igual que en la nulidad, el principio general de la competencia directa de la OEPM para su declaración y también la de los Tribunales de Justicia por vía reconvencional en acciones por violación de marca.
  • Se regula la prescripción de la acción por tolerancia, excluyéndose los casos que afecten a las marcas de agentes o representantes.
  • Cosa juzgada: se inadmitirá toda demanda reconvencional por nulidad o caducidad si la OEMP hubiera dictado ya una resolución firme con el mismo objeto; aplicándose el mismo criterio en el caso inverso. La solicitud de nulidad en vía administrativa o en la vía judicial, por vía de reconvención, impedirá al mismo titular presentar una nueva pretensión de nulidad fundada en otro de sus derechos, siempre que hubiera podido alegarlo en su primera petición de nulidad.
  • En las solicitudes o acciones de nulidad o caducidad se regula detalladamente la exigencia de la prueba de uso a instancia del titular de la marca posterior, así como las consecuencias jurídicas de la falta total o parcial de uso de la marca.
  • Efectos de la declaración de caducidad. Una vez declarada la caducidad de una marca registrada, su efecto se retrotrae a la fecha de solicitud administrativa de caducidad o a la fecha de la demanda reconvencional, según proceda, todo ello sin perjuicio de que en la resolución o sentencia que la declare se fije una fecha anterior. Los efectos de la declaración de nulidad no sufren modificación.
  • Marcas de garantía o certificación se ha considerado de especial relevancia el mantenimiento del “origen geográfico” como característica de los productos o servicios que, entre otras, sea susceptible de certificación con este tipo de marcas, aunque la definición deja abierta la vía de la inclusión de “otras características” de los productos o servicios.
  • Legitimación marcas colectiva y de garantía. En la marca colectiva, respecto de de la legitimación activa de las personas facultadas para usar la marca se produce una remisión a la legitimación de los licenciatarios en las marcas individuales, asimilando aquéllas a estos. Por el contrario, en las marcas de garantía únicamente su titular o persona autorizada por él podrá incoar una acción por violación de marca.

La Disposición Adicional Primera de la Ley de Marcas, que fue objeto de modificación por la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, se modifica de nuevo, declarándose aplicables a las diferentes modalidades de signos distintivos las normas contenidas en el título XII de la Ley de Patentes, en la medida en que no sean incompatibles con su propia naturaleza.

La entrada en vigor de la competencia directa de la OEPM para el conocimiento de las solicitudes de nulidad y caducidad de signos distintivos será el 14 de enero de 2023 por lo que se incluye una normativa transitoria que regula esta cuestión. Hasta que la OEMP adquiera la competencia para declarar la nulidad o la caducidad de los signos distintivos, será competente la jurisdicción civil, pero serán aplicables las normas sustantivas que regulan la materia contenidas en el nuevo Título VI de la nueva Ley de Marcas.