El comercio digital y la propiedad intelectual

Con el imparable avance del comercio electrónico, resulta fundamental conocer los mecanismos que las plataformas digitales de venta online están desarrollando en beneficio de los titulares de derechos. En este artículo, analizamos aquellos pensados por el marketplace AMAZON, el más activo hasta la fecha, en favor de los titulares de marcas y otros derechos IP (derechos de propiedad industrial e intelectual).

Conocer esta información puede resultar fundamental para las empresas y su estrategia de prevención frente a copias o imitaciones no autorizadas de sus marcas y derechos IP en Plataformas digitales.

La Directiva 2000/31/CE (sobre el comercio electrónico), y su trasposición española, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, regulan diversos aspectos del comercio electrónico, eximiendo ampliamente de responsabilidad a las plataformas que se limiten a alojar y almacenar contenidos que puedan ser ilícitos, por ejemplo, infringiendo derechos de exclusiva de terceros.

La jurisprudencia aplicable en Europa también limita la responsabilidad de las plataformas online en estos casos, considerándolas meras intermediarias cuando se limitan a almacenar productos que puedan vulnerar marcas ajenas, al estimar que no ofrecen ni comercializan directamente los productos (por ejemplo, STJUE, 2 abril 2020, Coty/Amazon, C-567/18, ECLI:EU:C:2020:267).

Esa exención de responsabilidad, llamada “puerto seguro”, “safe harbor”, depende, en general, de que la plataforma de comercio online:

  1. no haya tenido un papel activo en la creación del contenido ilícito.
  2. desconocía esa concreta ilicitud y no era evidente.
  3. haya reaccionado inmediata y eficazmente al informársele de la ilicitud, retirando o bloqueando el acceso a la información infractora.

Por tanto, aquella normativa excluye que pueda exigirse a la Plataforma una supervisión previa sobre la licitud de los productos cuyo acceso facilita; les bastaría con esperar la información de la vulneración de derechos de exclusiva por parte de sus titulares para retirar o bloquear su acceso.

A pesar de este escenario, AMAZON (por ahora, la plataforma más involucrada en la lucha contra las infracciones de derechos IP) adopta una postura proactiva, yendo más allá de las obligaciones que le son exigibles, al alojar y publicar contenidos ajenos de terceros (cuando no ejerce como vendedor directo), confeccionando un potente sistema de prevención de infracción de derechos IP. Ello beneficia su propio interés, que comparte con consumidores y titulares de exclusivas.

Para aprovechar estos mecanismos, los titulares de marcas deben ser activos y conocer las herramientas que AMAZON pone a su disposición.

En mayo del año pasado, AMAZON publicó un impresionante Informe titulado “BRAND PROTECTION REPORT” de lectura muy recomendable para empresas titulares de derechos IP, cuyas principales herramientas resumimos a continuación:

  1. Amazon Brand Registry: un servicio gratuito dirigido a los titulares de marcas (aunque no vendan en AMAZON), quienes pueden introducir los datos de sus marcas registradas. Sobre esta información, AMAZON utiliza sistemas de aprendizaje automático para predecir, prevenir y suprimir las infracciones de marcas proactivamente; y sus titulares pueden encontrar y denunciar más rápidamente posibles infracciones.
  1. Transparency: este servicio protege cada unidad de producto individual. Los titulares de marcas aplican un código 2D único, similar a un código QR, a sus productos, y AMAZON escanea el código para verificar la autenticidad antes de enviarlo al cliente. Si un producto no supera esta verificación de autenticidad, se aparta para su investigación. Los clientes de la plataforma también pueden verificar la autenticidad del producto escaneando el código. Así, los clientes pueden corroborar si el producto es auténtico y obtener más información sobre él (ej. su fecha y lugar de fabricación o la fecha de caducidad).
  1. Project Zero: bloqueo proactivo de las listas de productos sospechosas de infracción antes de que se publiquen, de forma automatizada, impulsadas por el aprendizaje automático. También proporciona a las marcas la posibilidad de eliminar directamente listados de productos de la tienda de AMAZON. Asimismo, a elección de los titulares de marcas los productos se serializan, mediante un código único que las empresas aplican en su producto o en su empaque que mejora la detección de infracciones.
  1. Amazon Utility Patent Neutral Evaluation Process: proceso de evaluación neutral de patentes que cuenta con evaluadores externos neutrales, con experiencia en tecnología y legislación sobre patentes, para determinar si un producto es infractor. El proceso se ofrece como un medio eficaz para que los propietarios de patentes y los eventuales infractores diriman sus diferencias: es más rápido que el sistema judicial y gratuito para la parte que el evaluador determina que es la correcta.
  1. Amazon Counterfeit Crimes Unit: un equipo global dedicado a identificar a los infractores mediante la creación y remisión de casos a las fuerzas del orden público, la realización de investigaciones independientes o conjuntas con los titulares de marcas, y la búsqueda de litigios civiles contra los infractores de derechos de propiedad intelectual.
  1. Law enforcement engagement: AMAZON informa sobre todos los falsificadores/infractores confirmados a los organismos encargados de hacer cumplir la ley en la Unión Europea, el Reino Unido, los EE. UU., Canadá y China.

Este informe voluntario ayuda a los organismos encargados de hacer cumplir la ley a identificar y atacar a los falsificadores/infractores reincidentes en los canales minoristas más efectivamente y a generar procesos más exitosos.

Así pues, las claves de esta estrategia son dos: información e interactuación.

La información debe proceder de la empresa titular de derechos IP y ha de incluir todos los derechos de que disponga, además de sus marcas también diseños industriales, e incluso sus patentes y modelos de utilidad. La interactuación pasa por aprovechar los mecanismos que ofrece la plataforma e informar a AMAZON de cualquier vulneración de los derechos IP que se produzca.

Otras plataformas online también han adoptado medidas preventivas para asistir a las empresas en la protección de sus derechos IP, que van más allá de lo exigido legalmente hasta la fecha. Por ejemplo, ALI EXPRESS adopta sistemas de notificación de infracciones, eliminación de listas de productos infractores o registro de procedimientos judiciales/reclamaciones, o ALIBABA que, el pasado año puso en marcha un servicio, accesible desde España, al que denomina SAC (SME ADVISORY COMMITEE), a tal comité pueden asistir las empresas en reuniones trimestrales, en que se discuten temas de protección de derechos IP, y se organizan workshops específicos para formación de las empresas y educación de los consumidores. En sentido similar, EBAY lanzó el “Programa VeRO” para titulares de derechos IP.

En diciembre de 2020, la Comisión Europea publicó una propuesta de reglamento sobre el mercado en el sector digital, conocida como Ley de mercados digitales (Digital Markets Act – DMA), que, de aprobarse, regularía el comportamiento de las plataformas digitales que operan en la UE, cambiando radicalmente la forma en que puedan operar. El Consejo y el Parlamento Europeo respaldaron la propuesta de DMA en noviembre y diciembre de 2021. Si bien, adoptaron enmiendas al texto propuesto por la Comisión. En enero de 2022 comenzaron las negociaciones con el objetivo de alcanzar un texto consensuado.

En conclusión, si se quiere utilizar una plataforma de venta online para la prevención y represión de falsificaciones o infracciones de derechos de derechos IP se deberá:

  1. Contactar con la Plataforma concreta para conocer qué servicios ofrece a la empresa.
  2. Seguir el protocolo propuesto por cada plataforma en su caso.
  3. EN TODO CASO, COMUNICAR A LA PLATAFORMA LOS DERECHOS DE IP QUE SE DESEA PROTEGER, ADJUNTANDO CERTIFICADOS DE SUS REGISTROS, CONCESIÓN, VIGENCIA Y TITULARIDAD.
  4. COMUNICAR A LA PLATAFORMA LAS SOSPECHAS DE INFRACCIÓN DE DERECHOS DE IP ASI COMO ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y/O JUDICIALES EMPRENDIDAS EN SU PERSECUCIÓN.

Ana Palao Bernabeu

PALAO BERNABEU ABOGADOS