De la doctrina de los actos propios en procedimientos de patentes

La reciente sentencia de 13 de mayo de 2019 dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona hace referencia a la doctrina de los actos propios, y recuerda los criterios que deben aplicarse al valorar la infracción de una patente europea e impugnar su validez.

En primera instancia, el Juzgado mercantil nº 1 de Barcelona, estimó íntegramente la demanda interpuesta por SCA TISSUE FRANCE SAS (titular de la marca de papel higiénico “Foxy”) contra INDUSTRIE CARTARIE TRONCHETTI IBÉRICA S.L. por infracción de patente. Se ordenaba, entre otras medidas, la retirada de los productos infractores del mercado (papel higiénico de diversas marcas blancas) y la destrucción de la maquinaria destinada a su fabricación.

La Audiencia Provincial de Barcelona realiza su análisis de infracción y nulidad de la patente que se invoca sobre la base, grosso modo, de los siguientes motivos:

Al analizar la acción de nulidad instada por la demandada, la Audiencia se refiere a la doctrina de los actos propios, aludiendo a la Sentencia del Tribunal Supremo núm. 366/12, de 15 de junio. Y determina que, aunque la demandante impugnase en su momento la validez de la patente ante la Oficina Europea de Patentes (cuando no era su titular), ello no permite generar en sus competidores la legitima expectativa que la compañía renuncie a su monopolio y no ejercite las acciones que le corresponde como nuevo titular de la patente. La Sala concluye que no es contrario a la buena fe que la actora se oponga a una acción de nulidad que ella misma había ejercitado, cuando la titular de la patente era propiedad de un competidor, y cuando dicha acción fue desestimada en su momento.

La Sala desestima la acción de nulidad de la patente invocada por falta de actividad inventiva al considerar que: (i) diversos elementos de la reivindicación 1 de la patente no se encontraban en la combinación de documentos del estado de la técnica invocados por la demandada; (ii) determinados documentos invocados como parte del estado de la técnica en la fecha de prioridad de la patente no podían considerarse como tal atendiendo al art. 56 del CPE.

Respecto de la acción de infracción: El Tribunal recuerda que para que los productos cuestionados infrinjan la patente han de reproducirse todas y cada una de las características de la reivindicación, se encuentren en la parte caracterizada o no. La actora había sostenido que la demandada reproducía todos y cada uno de los elementos de la reivindicación. Sin embargo, el tribunal concluye que no se demuestra que el producto de las demandadas se componga de una forma de asociación de pliegues de papel higiénico según constan en la patente invocada.

Así pues, la Sala acuerda estimar parcialmente el recurso de apelación (pues no admite la acción de nulidad) y desestima la demanda de infracción de patente interpuesta por la actora.